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曾少林:江動集團與美國本田在美專利訴訟案啟示
2016-01-20 3109
【案情簡介】
        江蘇江淮動力股份有限公司(以下簡稱“江動集團”)是國內(nèi)通用汽油機的主要生產(chǎn)企業(yè)之一,現(xiàn)有總資產(chǎn)25億元,員工4 000人。公司連續(xù)多年躋身“中國機械工業(yè)百強企業(yè)”行列,銷售額連續(xù)11年保持全國同行業(yè)第一。美國是全球最大的通用汽油機市場,日產(chǎn)通用汽油機長期以來控制著美國市場。近年來,江動公司自主研發(fā)的通用汽油機以實用、價廉、性能可靠的競爭優(yōu)勢逐步打開美國市場,市場份額逐年提高,到2006年年底累計銷售已超過10萬臺。江動集團的這匹“黑馬”引起了在美國通用汽油機市場上占據(jù)重要市場份額的日本本田公司的不安。
2006年1月27日,江動集團正式收到美國加利福尼亞州西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院的立案通知書和美國本田公司的訴狀。訴狀表明,美國本田公司起訴美國Pepboys公司(連鎖銷售商)、大湖公司(美國國際采購商)、中國力帆集團公司、美國力帆公司、中國江動集團有限公司、美國江動公司(江動集團控股企業(yè))所生產(chǎn)、銷售的通用汽油機涉嫌侵害本田公司的GX商業(yè)外觀;要求江動集團賠償1 600萬美元,并請求法院下達禁止江動產(chǎn)品在美國銷售的永久禁令。此后,美國本田公司在美國廣發(fā)侵權(quán)警告函以阻嚇江動產(chǎn)品的代理商和經(jīng)銷商。半年后,美國本田公司又將江動集團的另一個商業(yè)伙伴——美國Homier公司告上法庭,可謂大軍壓境,來勢洶洶。
江動集團在收到立案通知后,立即召開案例評析會,并到北京向相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)管理部門和司法界的專家、學(xué)者、知名人士以及京城各大跨國律師事務(wù)所咨詢。在基本掌握了商業(yè)外觀法律知識,確認本田不存在可保護的商業(yè)外觀權(quán)利后,毅然決定應(yīng)訴。在美國法律制度框架下,浩繁的證據(jù)調(diào)查工作是訴訟的主要環(huán)節(jié),也是斗智斗勇?lián)砹幍膽?zhàn)場。為此,江動集團和律師團傾注大量的精力,僅收集提交的各類資料就多達十幾萬頁。江動公司副總經(jīng)理張超建作為案件負責(zé)人,同時以被告代表、知情人、技術(shù)專家證人等多重身份,起草了大量的分析材料和答辯報告。
美國本田原以為江動集團不敢應(yīng)訴,得知江動應(yīng)訴后,他們還自以為勝券在握,因為此前他們在美國密西西比州地方法院同一家美國公司剛剛打贏了一場商業(yè)外觀侵權(quán)官司。然而經(jīng)過幾個回合的較量未能占到上風(fēng),并看到江動集團有理有據(jù)地全面否認本田GX商業(yè)外觀權(quán)利的證據(jù)材料后,美國本田公司再不敢小覷江動集團了。他們聘請美國十大律師事務(wù)所之一的威爾瑪律師事務(wù)所進行代理,以每名16萬美元的高價聘請多名專家證人,其中有國際著名的威斯康辛大學(xué)麥迪遜學(xué)院的發(fā)動機專家,有全球最大的同行企業(yè)退休技術(shù)高管等,以此形成高壓態(tài)勢。在訴訟過程中,他們還不停地提出新動議:要求追加被告、要求中方提供翻譯好的海量證據(jù)資料、又要求在某個環(huán)節(jié)上延期,企圖耗費江動集團的訴訟費用和精力。對此,江動集團和律師團隊細致分析其意圖,向法官據(jù)理力爭,駁回了他們的多項動議。
法庭上,美國本田聲稱GX汽油機和GX發(fā)動機有“獨特和明顯的外表,能使消費者立即認出并聯(lián)想到真正的高質(zhì)量的本田的產(chǎn)品”。GX汽油機和GX發(fā)動機的商業(yè)外觀(Trade Dress)被形容為有很多沒有功能性的設(shè)計要素。具體來講,美國本田公司列出以下10個設(shè)計要素:(1)閥門蓋的形狀和設(shè)計;(2)風(fēng)扇蓋的形狀,包括角和圓邊的獨特的組合及風(fēng)扇蓋導(dǎo)氣部分的形狀;(3)油箱的尺寸和形狀;(4)機油箱蓋的顏色;(5)消音器放熱罩的設(shè)計;(6)油報警系統(tǒng)的安置(7)加油蓋和漏油蓋的位置、形狀及設(shè)計;(8)空氣冷卻片的數(shù)目、位置和尺寸;(9)底墊的梯形形狀和尺寸;(10)馬達每個主要部件的相對的位置和定位。
在專家證詞詢問階段,作為江動集團惟一的專家證人,張超建提出了3點意見:第一,美國本田公司曾于1983年在美國申請了GX水平軸汽油機的外觀專利,而美國外觀設(shè)計專利有效期最長不超過14年。江動小型汽油機進入美國市場時,該專利早已失效,已依法轉(zhuǎn)化成公知技術(shù)。利用失效的專利起訴中方企業(yè)商業(yè)外觀侵權(quán),是明顯的侵犯公眾權(quán)利,不符合美國憲法中自由競爭的立法精神;第二,美國本田公司主張的10項GX商業(yè)外觀構(gòu)成要素都無可辯駁地具有明顯的功能性,不具備法律意義上的商業(yè)外觀的要件;第三,美國本田公司無法舉出造成消費者混淆的事實證據(jù)。因此,所謂GX商業(yè)外觀侵權(quán)不成立。同時。江動集團向法庭提交了大量的功能性分析證詞和包括中國國家標準以及教科書在內(nèi)的證據(jù)資料,并列舉了江動小型汽油機深受美國客戶青睞的許多事實。形勢變得對江動集團極為有利。
這讓美國本田公司始料未及,亦讓他們聘請的專家無以應(yīng)對。美國本田公司自知勝算不大,若敗訴則損失更為慘重,將會在全球引起連鎖反應(yīng)。因此,美國本田不得不主動走向和解的談判桌。美國時間2007年11月13日下午,法庭指派洛杉磯著名的仲裁調(diào)解機構(gòu)JAMS公司主持調(diào)解談判。在調(diào)解伊始,江動集團駁回了美國本田公司準備好的協(xié)議初稿,并步步為營、據(jù)理力爭,迫使他們四易和解協(xié)議,最終在11月16日清晨5時與美國本田公司簽下和解與互不追究協(xié)議。自此,這場由美國本田公司挑起的知識產(chǎn)權(quán)訴訟以江動集團的完勝而告終。
【案例評析】
江動集團與美國本田公司之間的知識產(chǎn)權(quán)糾紛實質(zhì)上是跨國公司企圖利用專利壁壘阻礙競爭對手進入美國市場,以達到其壟斷目的的知識產(chǎn)權(quán)濫訴行為。江動集團不畏強權(quán),運用法律維護自己合法權(quán)益的過程體現(xiàn)出我國企業(yè)已經(jīng)開始逐步掌握美國知識產(chǎn)權(quán)訴訟的游戲規(guī)則,并且開始擁有應(yīng)對美國知識產(chǎn)權(quán)官司的駕馭能力。
在WTO框架下,傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘逐漸削弱,知識產(chǎn)權(quán)壁壘的力量日益凸顯。隨著世界經(jīng)濟一體化趨勢的增強,中外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的案件也在不斷上升。統(tǒng)計顯示,自我國加入世貿(mào)組織以來,我國有60%的出口企業(yè)遭遇過國外的專利技術(shù)壁壘,出口額每年損失約500億美元。如何應(yīng)對跨國公司以知識產(chǎn)權(quán)(尤其是專利)為工具、以法律為外衣,對我國企業(yè)進行惡意刁難,是中國成百上千個“江動集團”需要共同面對的問題。江動集團作為我國企業(yè)海外維權(quán)的先行者,其整個維權(quán)歷程對于國內(nèi)其他企業(yè)無疑具有重要的借鑒意義。
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